崔國斌：專利法實(shí)施細(xì)則最新修改要點(diǎn)評述

2020年專利法修改通過后，市場監(jiān)管總局和國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2021年向國務(wù)院提交《專利法實(shí)施細(xì)則（修改草案送審稿）》。送審期間，細(xì)則修改引發(fā)廣泛關(guān)注，決策者為此反復(fù)征求公眾意見，尋求共識(shí)。筆者多次參與《細(xì)則》修改的征求意見會(huì)，回顧整個(gè)修改過程，深刻體會(huì)決策過程之困難，成果之不易。

 

關(guān)于誠實(shí)信用原則的細(xì)化

 

修改后的專利法第20條引入誠實(shí)信用原則，即“申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益”。立法者希望利用這一條款打擊非正常專利申請或者專利權(quán)濫用行為。在這一基礎(chǔ)上，《細(xì)則》作出更具體的規(guī)定，要求專利申請人“提出各類專利申請應(yīng)當(dāng)以真實(shí)發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng)為基礎(chǔ)，不得弄虛作假”（《細(xì)則》第11條），“專利權(quán)人不得通過提供虛假材料、隱瞞事實(shí)等手段，作出開放許可聲明或者在開放許可實(shí)施期間獲得專利年費(fèi)減免”（《細(xì)則》第88條）。同時(shí)，《細(xì)則》規(guī)定了上述違法行為的行政責(zé)任：“由縣級以上負(fù)責(zé)專利執(zhí)法的部門予以警告，可以處10萬元以下的罰款。”（《細(xì)則》第100條）。

 

非正常申請是專利領(lǐng)域的頑疾。專利申請人弄虛作假、拼湊專利申請的主要目的是利用各級政府的專利申請資助或者高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠等政策的漏洞，騙取政府的資助、補(bǔ)貼或其他優(yōu)惠待遇。在《細(xì)則》規(guī)定行政責(zé)任之前，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2017年出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》，對非正常申請專利的行為進(jìn)行規(guī)制。2018年，又聯(lián)合37個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利）領(lǐng)域嚴(yán)重失信主體開展聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》，將不正常的專利申請行為列為主要的打擊對象。不過，上述《規(guī)定》和《備忘錄》主要從不予減繳專利費(fèi)用、公開通報(bào)、不予資助或獎(jiǎng)勵(lì)、追究刑事責(zé)任（騙取資助和獎(jiǎng)勵(lì)）、限制參與某些經(jīng)營活動(dòng)的資格等方面進(jìn)行規(guī)制，而沒有規(guī)定針對申請人的直接行政處罰措施?，F(xiàn)在，《細(xì)則》第100條填補(bǔ)了這一立法空缺，授權(quán)負(fù)責(zé)專利執(zhí)法的部門對非正常專利申請的申請人進(jìn)行警告或罰款。

 

關(guān)于延遲審查請求

 

現(xiàn)行專利法并未明確規(guī)定申請人可以申請推遲專利審查程序。發(fā)明專利申請?zhí)岢龊?，申請人需?年內(nèi)請求實(shí)質(zhì)審查；逾期不申請審查的，將視為撤回。必要時(shí)，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局也可以主動(dòng)進(jìn)行專利審查。實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請則按照既定流程進(jìn)行初審，然后授權(quán)。如果專利權(quán)人希望早點(diǎn)獲得授權(quán)，則可以選擇收費(fèi)的快速審查通道，或者選擇全國各地的地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心提供的快速預(yù)審程序。

 

2023年，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《發(fā)明專利申請延遲審查辦理指南》，引入發(fā)明專利申請延遲審查制度?！都?xì)則》第56條第2款從立法上確認(rèn)這一做法，首次明確“申請人可以對專利申請?zhí)岢鲅舆t審查請求”。這是專利審查制度的重要改革，可以更有效的保護(hù)專利權(quán)人的利益。如上述《指南》所述，延遲審查對申請人有多項(xiàng)好處：申請人可以根據(jù)最新的技術(shù)進(jìn)步、市場競爭狀況或標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程的變化，撰寫合適的權(quán)利要求，從而使得專利保護(hù)更加有的放矢；有機(jī)會(huì)享受最新的專利審查政策帶來的便利，比如補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域存儲(chǔ)介質(zhì)、程序產(chǎn)品的保護(hù)等；可以根據(jù)產(chǎn)品的市場形勢決定是否繼續(xù)專利審查進(jìn)程，從而避免為不必要的專利審查活動(dòng)負(fù)擔(dān)成本；可以合理安排自己應(yīng)對專利審查意見的節(jié)奏，能夠更專注地處理急迫事項(xiàng)，等等。

 

關(guān)于優(yōu)先權(quán)制度

 

專利申請優(yōu)先權(quán)制度許可申請人在后申請中援引在先申請中的技術(shù)方案或外觀設(shè)計(jì)內(nèi)容，并就被援引部分獲得在先申請的申請日利益，從而避免在后申請?jiān)膬?nèi)容喪失新穎性。過去，專利法規(guī)定，在外國提出的發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請享有外國優(yōu)先權(quán)，在中國提出的發(fā)明和實(shí)用新型專利申請享有本國優(yōu)先權(quán)。而在中國提出的外觀設(shè)計(jì)申請，并不享有本國優(yōu)先權(quán)。修改后的專利法將本國優(yōu)先權(quán)延伸到在中國提出的外觀設(shè)計(jì)專利申請。在這一背景下，《細(xì)則》完善了優(yōu)先權(quán)制度的配套規(guī)則。

 

首先，《細(xì)則》明確，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾堉械母綀D可以作為外觀設(shè)計(jì)專利申請優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。同時(shí)，外觀設(shè)計(jì)專利申請人提出優(yōu)先權(quán)請求后，并不會(huì)導(dǎo)致作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埍?ldquo;視為撤回”。之所以有這一例外規(guī)定，是因?yàn)樵诤蟮耐庥^設(shè)計(jì)與在先的發(fā)明專利（實(shí)用新型）之間沒有重復(fù)授權(quán)的可能性，因此無需申請人放棄在先申請。

 

其次，《細(xì)則》允許發(fā)明和實(shí)用新型專利申請人在優(yōu)先權(quán)提出期限屆滿后2個(gè)月內(nèi)請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán)，前提是有正當(dāng)理由。這一規(guī)定使得申請人獲得更多的程序彈性。

 

最后，《細(xì)則》明確，申請人提出優(yōu)先權(quán)請求后，可以在規(guī)定的期限內(nèi)增加或改正優(yōu)先權(quán)請求；或者，利用作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請的內(nèi)容補(bǔ)正當(dāng)前申請的說明書或權(quán)利要求書所缺失的內(nèi)容。后一做法被稱作“援引加入”制度，在很大程度上方便了申請人利用在先申請完善在后申請的相關(guān)內(nèi)容。

 

關(guān)于外國設(shè)計(jì)國際申請

 

2022年中國加入《工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)國際注冊海牙協(xié)定》（1999年文本）。專利法第四次修改時(shí)，就已提前作出一些適應(yīng)性的規(guī)定。如將外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)延伸到局部外觀，將外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)期從10年延長到15年。為了在操作層面滿足《海牙協(xié)定》的需要，《細(xì)則》對外觀設(shè)計(jì)國際申請與國內(nèi)程序的銜接作出配套規(guī)定。

 

《細(xì)則》規(guī)定，“按照海牙協(xié)定已確定國際注冊日并指定中國的外觀設(shè)計(jì)國際申請，視為向國務(wù)院專利行政部門提出的外觀設(shè)計(jì)專利申請”，該國際注冊日視為國內(nèi)申請的申請日。“國際局公布外觀設(shè)計(jì)國際申請后，國務(wù)院專利行政部門對外觀設(shè)計(jì)國際申請進(jìn)行審查”。國務(wù)院專利行政部門審查后沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，作出授權(quán)決定。無論授權(quán)與否，國務(wù)院專利行政部門均將審查決定通知國際局。此外，《細(xì)則》在優(yōu)先權(quán)要求、新穎性寬限期、分案申請、設(shè)計(jì)要點(diǎn)簡要說明、權(quán)利變更手續(xù)等方面都作出具體要求。

 

雖然從篇幅上看，《細(xì)則》新增的關(guān)于外觀設(shè)計(jì)國際申請的新規(guī)比較多，但是大體上還是一些技術(shù)性規(guī)定，體現(xiàn)了外觀設(shè)計(jì)審查和授權(quán)實(shí)踐的共識(shí)。

 

關(guān)于開放許可制度

 

修改后的專利法引入了專利開放許可制度，鼓勵(lì)專利權(quán)人主動(dòng)公布許可條件，方便實(shí)施者獲得專利許可。專利法勾勒了開放許可的制度框架，《細(xì)則》補(bǔ)充規(guī)定了更具體的操作性規(guī)則。

 

《細(xì)則》要求，專利權(quán)人在發(fā)放許可聲明時(shí)應(yīng)寫明的專利號(hào)、專利權(quán)人姓名（名稱）、許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與支付方式、許可期限等；雙方達(dá)成開放許可后，“應(yīng)當(dāng)憑能夠證明達(dá)成許可的書面文件向國務(wù)院專利行政部門備案”。依據(jù)上述規(guī)定，專利權(quán)人在開放許可聲明中要明確說明專利許可的核心條款，尤其是許可費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。這與比較法上其他國家的做法有明顯差異。比如，英國和法國的開放許可規(guī)則僅僅要求專利權(quán)人作出開放許可承諾，而無需明確許可條件；如果潛在的被許可人無法與專利權(quán)人達(dá)成一致，則專利權(quán)人接受專利局居中裁決確定的許可條件。

 

從英國、德國、法國等已經(jīng)采用開放許可制度的國家的實(shí)踐看，專利權(quán)人放棄單方面定價(jià)的權(quán)利，換得專利局的官費(fèi)減免優(yōu)惠。中國的開放許可制度并未限制專利權(quán)人單方定價(jià)的權(quán)利，只是要求它事先公布許可條件。但專利權(quán)人有可能濫用開放許可制度，騙取專利局的官費(fèi)減免，以降低專利資產(chǎn)維持成本?！都?xì)則》的立法者也預(yù)見到這一可能性，因此規(guī)定了一些預(yù)防措施。比如，如前所述，要求專利權(quán)人公布許可條件、對開放許可協(xié)議進(jìn)行備案，并明確規(guī)定“專利權(quán)人不得通過提供虛假材料、隱瞞事實(shí)等手段，作出開放許可聲明或者在開放許可實(shí)施期間獲得專利年費(fèi)減免”。違反上述條款，縣級以上負(fù)責(zé)專利執(zhí)法的部門將予以警告，也可以處10萬元以下的罰款。此外，未來專利局在決定給予官費(fèi)減免時(shí)，還很可能會(huì)對開放許可協(xié)議是否實(shí)際被履行進(jìn)行審查。

 

《細(xì)則》的最新修改，對于落實(shí)專利法的修改、完善我國專利制度，具有重要意義。專利權(quán)期限補(bǔ)償規(guī)則的落實(shí)、延遲審查制度的引入、外觀設(shè)計(jì)國際申請程序與國內(nèi)程序的無縫銜接、優(yōu)先權(quán)制度的完善等規(guī)定，將系統(tǒng)提升我國的專利保護(hù)的水平；誠實(shí)信用原則在專利申請環(huán)節(jié)的細(xì)化規(guī)定，也為行政部門打擊非正常專利申請，提升專利質(zhì)量提供有力工具。總體而言，《細(xì)則》最新修訂的絕大多數(shù)內(nèi)容符合公眾預(yù)期，體現(xiàn)了現(xiàn)有的社會(huì)共識(shí)，是中國專利法領(lǐng)域的最新立法成就，可喜可賀。專利權(quán)人與社會(huì)公眾的利益平衡，是一個(gè)無休無止的動(dòng)態(tài)過程，期待新專利法和實(shí)施細(xì)則行之有年后，社會(huì)能夠在更多的復(fù)雜問題上達(dá)成共識(shí)，為下一次修改鋪平道路。

 

作者：清華大學(xué)法學(xué)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法研究中心教授 崔國斌

 

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